MARKA TESCİLİNDE MUTLAK RED NEDENLERİ

Mutlak red nedenleri, markanın tescili aşamasında TP tarafından re’sen gözetilen, markanın tescilini mutlak olarak engelleyen ve kanunda sayılı nedenlerdir.

Mutlak red nedenleri, işaretin marka olma niteliği ile sıkı sıkıya bağlıdır.

Mutlak red nedenleri, esas itibariyle;

  • Herhangi bir ayırt etme gücü bulunmayan ve
  • Ticaret alanında herkesin kullanımına açık tutulması gereken işaretlerin veya
  • Halkı yanıltıcı, kamu düzenine, toplumun dini değerlerine ve nihayet genel ahlaka aykırı düşen işaretlerin marka olarak tescil edilmesini önlemeye yöneliktir.

Mutlak red nedenini oluşturan işaretlerin üzerinde bir başkasının hakkı olduğu gerekçesiyle değil nitelik ve özellikleri itibarıyla herkese kapalı olması gerekir.

Bu niteliği itibariyle mutlak red nedenleri;

  • Toplumun çıkarlarıyla yakından ilgili olup,
  • TP tarafından re’sen dikkate alınması gerektiği gibi
  • Uyuşmazlığın yargıya intikal etmesinde mahkemece de bu sebeplerin bir defi değil, itiraz niteliğinde olmasından dolayı mahkemece re’sen incelenir.[i]

Yargıtay da vermiş olduğu kararlarda “Marka başvurusuna konu ibarelerin mutlak red kapsamında olup olmayacağının TP tarafından re’sen incelenmesi gerekmektedir. Mutlak red nedenlerinin tümünün YİDK incelenmemiş olması halinde dahi mutlak red nedenlerinin tümünün açılan davada mahkemece re’sen dikkate alınması gerekir.[ii] 

TP YİDK nun kurul kararında belirttiği mutlak red sebeplerini yargılama esnasında değiştirmesi savunmanın genişletilmesi olarak değerlendirilerek kabul edilemez. Bunun la birlikte 556 s KHK M7/son maddesi yönünden ise YİDK kararlarının iptali için açılan davalarda itirazlarda dayanılmayan vakıalar ileri sürülemez. 

SMK m. 5/1-a hükmü gereğince 4. maddede belirtilen koşulları sağlamayan işaretler marka olarak tescil edilemezler. 556 s KHK’nin mutlak red nedenlerini düzenleyen m. 7/1-a hükmünde de aynı hüküm yer almaktadır.556 s KHK, 5. maddede belirtilen koşulları taşımayan işaretlerin tescil edilemeyeceğini düzenlenmektedir. Eş değişle 556 s KHK m. 7/1-a hükmü ile SMK m. 5/1-a hükmü paraleldir.

SMK m 5/1-a ile 556 s KHK 7/1-a paralel olmakla birlikte farklılık ise şu noktada doğmaktadır. Doktrinde marka olarak tescili istenen işaretlerde aranan ayırt edici nitelik, “soyut ayırt edicilik” ve “somut ayırt edicilik” olarak iki farklı açıdan değerlendirilmektedir. SMK’ nun 4. maddede belirtilen koşulları sağlamayan işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceğini düzenleyen 5/1-a hükmü soyut ayırt ediciliği olmayan işaretlerden söz ederken, SMK m. 5/1-b ile ilk defa getirilen bir düzenleme olarak “herhangi bir ayırt ediciliği bulunmayan işaretlerin”, bir başka değişle  somut ayırt ediciliği olmayan işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceği düzenlemesi yapılmıştır. Bu açıklamalar ışığında SMK kapsamında soyut ayırt edicilik ve somut ayırt edicilik kriteri ile bir ayırım yapılmaktadır.

1-6769 sayılı SMK 4 üncü madde kapsamında marka olmayacak işaretler,

SMK Madde 4- (1) Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.

Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması (TRIPS)’nın 15 inci maddesi ile yeni 2015/2436 sayılı Avrupa Birliği (AB) Marka Direktifi ve 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğüne uygun olarak SMK Mad 4 metni düzenlenmiştir.

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan “çizimle görüntülenebilme şartı” yerine; yeni marka türlerinin tesciline de imkân verebilecek şekilde

  • Bir markanın ayırt ediciliğe sahip olması markanın en önemli niteliği olarak belirlenmiştir. Bu amaçla madde metnine “işaretin, marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde” ibaresi eklenmiştir.
  • Bununla birlikte SMK markanın “sicilde gösterilebilir olması şartı” ndan da vazgeçmemiştir.
  • Markanın ayırt ediciliğe sahip olması ve sicilde gösterilebilir olması gerekmektedir.

SMK m. 4 kapsamında aranan ayırt edicilik, “soyut ayırt edici nitelik” tir. SMK m. 4 hükmünde öngörüldüğü üzere ayırt edici niteliğe sahip olması ve sicilde gösterilebilir nitelikte olması gerekmektedir. İşaretin marka olma kabiliyetini taşıması için, tescili istenen işaretin kendi içerisinde bir bütünlük arz etmesi ve bir bütün olarak kolayca fark edilebilir, algılanabilir, sınırlarının tespit edilebilir ve her şeyden önce işaretin marka olma niteliğine sahip olması gerekir.  Ancak bu niteliklere sahip işaretler, kanunda sayılan diğer red nedenlerinin bulunmaması halinde tescil edilebilirler. Aksi takdirde marka olarak tescili mümkün değildir.

Tescili istenen işaret akla gelebilecek hiçbir mal veya hizmet için ayırt ediciliğe sahip değilse, işaretin soyut ayırt edici niteliği yoktur. Bu anlamda bütünlük arz etmeyen, sınırları tespit edilemeyen bir işaretin soyut ayırt ediciliğinin bulunduğundan söz edilemez. İletişim fonksiyonu olmayan bir işaretin, soyut ayırt edici niteliği olmaması sebebiyle farklı teşebbüslerin mal ve hizmetlerini ayırt etmesi mümkün değildir, dolayısıyla marka olarak tescil edilemez.

Soyut ayırt ediciliğe sahip olmayan işaretler kullanım yoluyla dahi ayırt edicilik kazanamaz, sonradan tescil edilebilir hale gelemez ve hiçbir zaman marka olamazlar. Buna karşın; mülga 556 sayılı KHK m. 7/son’ da kullanım sonucu ayırt ediciliğin kazanılmasına ilişkin hallere atıf yapılırken m. 7/1-a’ya da atıf yapılmış ve böylelikle soyut edicilik niteliği bulunmayan, diğer bir deyişle marka olabilme kabiliyetine sahip olmayan işaretlerin kullanım sonucu ayırt edicilik kazanması sonucu tescili mümkün kılınmıştı.

SMK ile bu hatalı düzenlemeye son verilmiş ve SMK’ nun mutlak red nedenlerini düzenleyen 5. Maddesinin son fıkrasında “4 üncü madde kapsamında soyut ayırt ediciliğe sahip olmayan ve sicilde açıkça gösterilemeyen işaretlerin kullanımla ayırt edicilik kazanabilecek markalar kapsamından çıkarılmıştır.

Soyut ayırt ediciliği olmayan işaretler marka olabilme kabiliyetine sahip olmayan işaretler iken, somut ayırt ediciliği olmayan işaretler ise ayırt edicilik fonksiyonu en başta taşımamakla beraber kullanım yoluyla ayırt etme gücü kazanma ve marka olabilme ihtimaline sahip olan işaretlerdir.

SMK n. 5/1-a düzenlemesi 556 s KHK m. 7/1-a hükmünün karşılığıdır ve mülga 556 s KHK kapsamında da soyut ayırt ediciliği olmayan markaların mutlak tescil engeline takılacağı düzenlenmiştir. Ancak, KHK kapsamında somut ayırt ediciliği olmayan işaretlere ilişkin bir düzenleme mevcut değildir.

SMK kapsamında m. 5/1-b düzenlemesi ile beraber somut ayırt ediciliği olmayan markaların tescil edilemeyeceği hususu da müstakil bir mutlak tescil engeli olarak düzenlenmiştir. Somut ayırt edici nitelik, AB mevzuatı ile uyumlaştırma kapsamında SMK’ nun getirdiği yeniliklerden biri olan ve “herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler” mutlak tescil engeli olarak düzenleyen aşağıdaki m. 5/1-b hükmü altında incelenmiştir.[iii]

2-Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler,

Sicilde gösterilebilir olmasına rağmen ilgili mal veya hizmetler için ayırt ediciliğe sahip olmayan, dolayısıyla tüketiciler tarafından marka olarak algılanmayacak işaretlerin tescil edilemeyeceği düzenlenmiştir.

 SMK Mad 5/1-a SMK 4 maddeye atıfta bulunarak 556.s Marka KHK yer alan “çizimle görüntülenebilme şartı” yerine; “markanın ayırt ediciliğe sahip olması + “ sicilde gösterilebilir olması” şartını birlikte aramıştır. SMK m. 5/1-b hükmü uyarınca, herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler tescil edilemez. 556 sayılı KHK’da yer almayan bu hüküm, AB Direktifi m. 4/1-b ve AB Tüzük m. 7/1-b’de yer alan “herhangi bir ayırt edici karakterden yoksun markalar” biçimindeki mutlak red nedeni paralelinde ilk defa SMK’da düzenlenmiştir.  Madde gerekçesine göre, sicilde gösterilebilir olmasına rağmen ilgili mal ve hizmetler için ayırt ediciliğe sahip olmayan, dolayısıyla tüketiciler tarafından marka olarak algılanmayacak işaretlerin tescil edilemeyeceğinin düzenlenmesi amaçlanmıştır. SMK’nun, AB mevzuatı paralelinde getirdiği bu düzenleme gereğince tescili talep edilen işaret somut ayırt edici niteliğe sahip değilse marka olarak tescil edilemez.  Bir işaretin somut ayırt edicilik niteliğinin tespitinde, işaretin başvuru kapsamında yer alan mal ve hizmetleri diğer mal ve hizmetlerden ayırt etmeye elverişli olup olmadığı, kaynak gösterme fonksiyonuna sahip olup olmadığı incelenmelidir. Dolayısıyla, tescili talep edilen işaretin somut ayırt edici niteliğe sahip olduğunun söylenebilmesi için, işaretin hangi mal ve hizmetler için tescili isteniyorsa o mal ve hizmetleri o grupta yer alan diğer mal ve hizmetlerden somut olarak ayırt edebilmelidir. Bazı işaretler, mal veya hizmetlerin belirli bir teşebbüsle ilişkisini ortaya koymaya müsait değildir ve ortalama tüketiciler tarafından bu işaretler marka olarak algılanamamaktadır. Örneğin tek bir harf veya tek bir rakam kural olarak tek başına ayırt etme gücüne sahip olmadığı için marka olarak tescil edilemez.  Öte yandan, bu tür somut ayırt edici niteliği bulunmayan “herhangi bir ayırt edici karakterden yoksun” işaretler için (soyut ayırt ediciliği olmayan işaretlerden farklı olarak) henüz her şey bitmiş değildir, yoğun fiili kullanım sonucu ayırt edici güç kazanabilir ve marka olarak algılandıklarına dair birtakım deliller ibraz edilebilirse marka olarak tescil edilebilirler.  Somut ayırt ediciliği olmayan işaretlerin soyut ayırt edici nitelikleri ve dolayısıyla marka olabilme kabiliyetleri vardır, kullanım sonucu ayırt edici hale gelebilirler. Somut ayırt edici nitelik işaretin seçildiği anda var olabileceği gibi, kullanma neticesinde de kazanabilir. Nitekim, mehaz düzenlemeler paralelinde SMK m. 5/2’de kullanım sonucu ayırt ediciliğin kazanılmasına ilişkin hallere atıf yapılırken m. 5/1-b’ya da atıf yapılmış ve böylelikle somut ayırt edicilik niteliği bulunmayan işaretlerin kullanım sonucu ayırt edicilik kazanması sonucu tescili mümkün kılınmıştır.[iv]

3- Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren işaretler.

Başvurusu yapılan mal veya hizmet açısından tanımlayıcı olan, herkesin kullanımına açık tutulması gereken ve hiç kimsenin tekeline verilemeyecek işaretlerin tescil edilemeyeceği düzenlenmiştir. Söz konusu işaretleri, münhasıran veya esas unsur olarak içeren markaların ret nedeni olarak yer alması, rekabetin bozulmasının ve diğer üreticiler ile tüketicilerin bundan zarar görmesinin önlenmesine yönelik olarak tercih edilmiştir. 4-Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan işaretler.Tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir markanın aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzerinin, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak reddi öngörülmüştür.  İstisnai haller dışında “marka tescilinde öncelik ve teklik” ilkesi 556 s Markaların Korunması Hakkındaki KHK den kaynaklanmaktadır ve Kamu Düzeni ile doğrudan ilgilidir. Yasa koyucu bu yolla piyasada aynı veya benzer mal ve hizmetler için mükerrer markanın varlığını yasaklayarak nihai alıcı olan tüketicilerin iltibas suretiyle mal ve hizmetleri karıştırmasını ve yanıltılmalarını önleyip, tüketicinin korunmasını amaçlamıştır. Mal ve Hizmet sınıf gruplarında benzerlik araştırmasında gereken kriterler;·         Piyasanın anlayışı·         Benzer alıcı çevresine hitap edip etmediği·         Benzer ihtiyaçları giderip gidermediği·         Mal ve hizmetlerin bir biri yerine ikame edilebilme ve rekabet etme olanaklarının olup olmadığı·         Birinin diğerini tamamlama imkânının olup olmadığı·         Mal ve Hizmet kanallarının ortak olması·         Kullanım yöntemleri, amaçları, hedeflenen halk kesiminin aynı olup olmadığı hususları olup her somut olay için bu hususların araştırılması gerekmektedir.[v] 5-Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları münhasıran veya esas unsur olarak içeren işaretler,Ortak kullanıma ait, ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları içeren işaretlerin tescil edilemeyeceği düzenlenmiştir. Söz konusu işaretleri münhasıran veya esas unsur olarak içeren markaların ret nedeni olarak yer alması üreticiler ile tüketicilerin bundan zarar görmesinin önlenmesine yönelik olarak tercih edilmiştir. 

6-Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretler,

Malın özgün doğal yapısından kaynaklı olarak ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şekli ya da başka bir özelliğini, münhasıran içeren işaretler marka olarak tescil edilemeyecektir. Örneğin, otomobil lastiği, portakal gibi doğası gereği başka şekillerde olamayacak şekilleri münhasıran içeren işaretler ilgili mallar açısından marka olarak tescil edilemez. Ancak bunlara özgün bir şekil verildiğinde marka olarak tescili mümkün olabilecektir.

7- Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler,

Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanılgıya düşürecek markaların tescil edilemeyeceğini hükme bağlanmıştır. Burada önemli olan, işaretin ortalama algılama seviyesine sahip tüketiciyi yanıltıcı nitelikte olup olmadığıdır.   

8-Yetkili mercilerden kullanmak için izin alınmamış ve dolayısıyla Paris Sözleşmesinin 2. mükerrer 6. maddesine göre reddedilecek işaretler,

Ülkemizin de taraf olduğu Paris Sözleşmesinin 2.mükerrer 6. maddesi uyarınca reddedilmesi gereken marka tescil başvurularını düzenlemekte olup, hüküm anılan sözleşme uyarınca maddede yer almıştır. Atıf yapılan Paris Sözleşmesinin 2.mükerrer 6.maddesi; “Birlik ülkelerine ait arma, bayrak ve diğer hükümranlık belirtilerinin ve bu devletler tarafından kabul edilmiş resmi kontrol ve teminat, işaret ve damgalarının ayrıca diğer armacılık sanatı açısından her çeşit taklitlerin yetkili makamların izni alınmadan gerek fabrika ve ticaret markası ve bu markaları düzenleyen unsurlar olarak tescilini ret veya iptal eylemeyi, uygun tedbirlerle kullanılmasının yasaklanmasını temin hususunda Birlik Ülkeleri mutabık kalmışlardır.” hükmünü amirdir. Aynı maddenin 1.(b) bendi hükmüne göre, bu yasak, üye ülkelerden birinin veya birçoğunun üyesi bulunduğu hükümetler arası örgütlerin emareleri, kısaltılmış kelimeleri ya da diğer amblemleri, bayrak ve armaları hakkında da uygulanır. 

9-Paris Sözleşmesinin 2. mükerrer 6. maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi, külterel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği diğer armalar, amblemler veya nişanları içeren işaretler,

Paris Sözleşmesinin 2.mükerrer 6.maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş diğer işaretler ile yetkili mercilerin tescil izni vermediği armaları, nişanları veya adlandırmaları içeren işaretlerin tescil edilmesi mutlak red nedenidir. Örneğin Fatih Sultan Mehmet gibi halka mal olmuş tarihi, kültürel değerlerin marka olarak tescili mümkün değildir.

Madde hükmü mutlak red nedeni olarak sayılmakla birlikte madde metninden “yetkili mercilerin izin vermeleri halinde” marka olarak kullanılabileceği sonucu ortaya çıkmaktadır. Yargıtay değişik zamanlarda vermiş olduğu “TEMA”[vi] “TÜRKİYE BASKETBOL FEDARASYONU 12 DEV ADAM”[vii] “TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ”[viii] ibarelerini madde kapsamında değerlendirmiş yetkili mercilerin izinlerini aramıştır. 10-Dini değerleri ve sembolleri içeren işaretler,Bu hükümle dini sembollerin ticari çıkarlar için kullanılmasının önlenmesi amaçlanmıştır. Bu yasağın nedeni halka mal olmuş dini değerlerin rencide edilmesini ve bir çıkar uğruna kullanılmasını önlemektir. Bu itibar ile kutsal kitaplardan ve ya peygamberlerden birinin adından oluşan ya da ibadet mekânlarının veya sembollerinin resmini içeren markalarının tescili mümkün değildir. 11-Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı işaretler.Türk Patent Marka Kurumu tarafından çıkarılan Marka İnceleme Kılavuzuna  göre genel ahlak ve kamu düzenine aykırı işaretlerden anlaşılması gerekenleri; suça teşvik edici, insan haklarını ve demokratik düzene aykırılık ya da bölücülük içeren unsurları taşıyan işaretler, aile nizamı ve yerleşik örf ve adetlere aykırı unsuları taşıyan işaretler olarak düzenlemiştir. Genel ahlak “belirli bir ülkede, belli bir zamanda toplum üyelerinin çoğunluğu tarafından benimsenen etik değerler ve kurallar bütünü” olarak tanımlanır. Kamu düzeni ve genel ahlaka aykırılığın tespiti ülkeden ülkeye ve içinde bulunulan zaman dilimine göre değişiklik gösterebilir. Normal koşullarda kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olmayan bir işaret incelemenin yapıldığı tarihte kazandığı anlam ve toplumda oluşturduğu algı nedeniyle kamu düzenine aykırı hale gelebilir.  

12-Tescilli coğrafi işaretten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretler.

Tescilli bir coğrafi işaretten oluşan veya tescilli bir coğrafi işareti içeren markaların tescil edilemeyeceği hüküm altına alınmış olup, bu düzenleme ile müstakil bir sınai mülkiyet hakkı olan coğrafi işaretlerin korunması amaçlanmıştır. Koruma kapsamı tescilli coğrafi işaretin ilgili olduğu mal veya hizmetler gözetilerek belirlenecektir. Doğal ve beşeri unsurların bir araya gelmesi sonucu gıda, tarım, maden, el sanatları ve sanayi ürünlerinden SMK’ daki şartları karşılayan ve tescil edilenler, coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı korumasından yararlanır (SMK 33). Coğrafi işaretler, belirgin niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibarıyla kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir (SMK 34). SMK m. 5/1-i hükmünde, mülga KHK’den farklı olarak tescilli coğrafi işaretten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. 

[i]    11 HD 22.03.2005 T 2004/4734 E 2005/2590 K

[ii]   11.HD 28.03.2996 T 2005/15183 E 2006/1792 K

[iii]  Av. Melis ABACIOĞLU VİSKUŞENKO Ankara Barosu Dergisi

[iv]  Av. Melis ABACIOĞLU VİSKUŞENKO Ankara Barosu Dergisi

[v]  11 HD 02.10.2007 T 2006/4087 E 2007/12269 K

[vi]  11 HD 20.12.2005 T 2004/13588 E 2005/12574 K

[vii] 11 HD 13.11.2006 T 2005/10763 E 2006/11632 K

[viii] 11 HD 04.12.2006 T 2005/12360 E 2006/12653 K