MARKA TESCİLİNDE NİSPİ RED NEDENLERİ

(1) Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirme ihtimali de dahil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.

En sık nisbi red nedenlerinin başında 556 s KHK Mad 8 SMK 6/1 maddesi düzenlemesi yer almaktadır. Somut olaylarda mal ve hizmetin karşılaştırılması yanında işaretlerin ve tercih edilme gerekçelerinin de üzerinde durulacak, görsel sesçil ve sematik benzerlik değerlendirilecektir[i]

Maddenin son cümlesinde “itiraz üzerine” şartı eklenmiştir. Eş değişle tescil edilmiş, tescil edilmemiş olsa bile başvurusu daha önce yapılmış markanın tarihsel önceliği dikkate alınarak sonraki markanın başvurusu reddedilir. Tescil edilmiş ise hükümsüz kılınır.

Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile;

  • aynılığı ya da benzerliği
  • ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle
  • halk tarafından ilişkilendirme ihtimali de dahil karıştırılma ihtimali varsa

Başvurun nisbi red nedenidir.

Marka birden çok unsuru içerebilir. Bu durumlarda markanın asıl unsurunu, bütünü itibarıyla görünüşü ve ayırt ediciliğini vurgulayan imaj oluşturur.

Yargıtay Lifestar+şekil/Eurosport kararında  sözcük farklılığına rağmen mevcut fiili genel görünüm itibarı ile benzerliğini inceleyerek YİDK kararının iptaline karar vermiştir.[ii]

İltibas markaların söyleniş ve ses benzerliğinden de kaynaklanabilmektedir.

Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği durumunda markalar arasında karışıklığın var olduğu kabul edilmektedir. İtirazda bulunanın iddiasını ayrıca ispatlamasına gerek yoktur

(2) Ticari vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmaksızın ve haklı bir sebebe dayanmaksızın markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kendi adına tescili için yaptığı başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

Madde hükmü, mülga KHK’dan SMK’ya aktarılmıştır, ancak mülga KHK m. 8/2 hükmünde itiraz edilen başvuru ile itiraza konu markasının aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olması gerekip gerekmediğine dair bir ifadeye yer verilmemişken, SMK m. 6/2’de markalar arasındaki benzerlik derecesini belirlemek amacıyla madde metnine bu belirliliği sağlayacak şekilde ekleme yapılmış, markaların aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzeri olması gerektiği düzenlenmiştir.

(3) Başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir.

Markayı ilk kez aktif ve sürekli kullanan kişilerin sahip oldukları markayı tescil ettirme zorunluluğu bulunmamaktadır. Marka sahibinin markasını tescil ettirmesi durumunda (SMK Mad 7/1 Bu Kanunla sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir, hükmüne istinaden) güçlü bir korumaya sahip olacaktır. Ancak tescil ettirmemesi halinde ise marka korumasız kalmayacak Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre korumaya sahip olacaktır.

SMK, tescilsiz marka sahiplerine itiraz hakkı (m.6/III) vermek suretiyle koruma sağlamaktadır. Eş değişle, markayı kullanmasına rağmen tescil işlemini yerine getirmemiş kişiler, kullandığı markasının aynısını veya benzerini marka olarak tescil ettirmek için başvuran kişinin başvurusuna, Türk Marka Patent Kurumu nezdinde itiraz hakkı vermektedir. Bu hüküm markayı belli bir yoğunlukta kullanan kişinin hakkını marka hakkından üstün tutmaktadır.

Bunula birlikte öncelik hakkına sahip tescilsiz marka sahibi bu öncelik hakkından dolayı tecilli markalara karşı da koruma altındadır.

Önceye dayalı hak sahibi olan kişi, markanın tesciline itiraz etmemiş ve yapılan tescil aleyhine hükümsüzlük davası açmamış olsa bile, tescilli marka hakkı sahibi, daha sonra bu öncelik hakkı bulunan kişiye karşı dava açarak onu bu işareti kullanmaktan men edemez. (11 HD 14.06.2007 T 2007/5787 E 2007/9104 K)

SMK ve Mülga 556 s MarkaKHK marka korumasının tescil yoluyla elde edileceğini kabul etmiş olmakla birlikte, tescilsiz marka sahibinin tescilli marka sahibine karşı, dava konusu edilen markayı tescilsiz kullanmak suretiyle marka üzerinde öncelik hakkına sahip olduğunu, derdest davada def’i yoluyla ileri sürmesini engelleyen yasal bir düzenleme mevcut bulunmamaktadır. Nitekim dairemizin 19.10.2006 Tarih 7175/10558 sayılı kararında da tescilli marka hakkı sahibinin bu işareti önceden beri marka ve sair tanıtma işareti olarak kullanan kişiyi bundan men etmesinin mümkün olmadığı, aynı hususun Türkiye’nin de taraf olduğu TRIPS Anlaşması 16/1 maddesi son cümlesinde “tescilli marka hakkının önceden tanınmış haklara zarar vermeyeceği” şeklinde düzenlemenin de mevcut bulunduğu görüşü açıklanmıştır. (11 HD 12.03.2018T 2016/8837 E 2018/1860 K)

Tescilsiz marka sahibinin tescilli marka sahibine karşı, dava konusu edilen markayı tescilsiz kullanmak suretiyle marka üzerinde bir hakka sahip olduğunu, derdest davada def’i yoluyla ileri sürmesini yasaklayan yasal bir düzenleme mevcut olmadığı gibi tescilsiz marka sahibinin tescilli marka sahibine karşı dava yâda karşı hükümsüzlük davası açmaya zorlamanın da esasen hakkaniyet ilkeleri ile bağdaşmayacağı kuşkusuzdur.(11 HD 23.02.2009. 2007.T 2009/12960 E 2009/1979.K)

(4) Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedilir.

Tescili istenen markanın, Paris Sözleşmesi’nin 1. mükerrer 6. maddesi anlamında üye devletlerden birisinin tabiiyetindeki üçüncü bir kişiye ait tanınmış marka olması ve tescil başvurusunun da bu kişinin izni olmadan yapılması 556 sayılı KHK kapsamında mutlak red nedenleri arasında düzenlenmiştir. (556 sayılı KHK m. 7/1-i). Ancak, mülga KHK’nin tanınmış markalara ilişkin m. 7/1-i hükmü, KHK döneminde Anayasa Mahkemesi kararı ile Anayasanın 91. maddesine aykırılık nedeniyle iptal edilmiş bunun neticesi olarak ta bu konuda hukuki bir boşluk oluşmuştur.

SMK kapsamında Paris Sözleşmesi nde yer alan tanınmış markalara 556 S KHK den farklı olarak mutlak red nedenlerini düzenleyen madde içerisinde yer verilmemiştir. SMK bu düzenlemeye mehaz AB düzenlemesi paralelinde nispi red nedenleri arasında yer vermiştir. SMK nın buz düzenlemesine istinaden, Türkiye’de Paris Sözleşmesinden yararlanacağı kabul olunan bir şahsa ait olduğu ve aynı veya benzeri ürünlerde kullanıldığı herkesçe mütalaa edilen bir markanın karışıklığa meydan verebilecek surette örneğini, taklidini veya tercümesini yapan bir marka başvurusu tescili “itiraz üzerine” reddedilecektir.

SMK ile nispi red nedenleri arasına eklenen yeni hüküm, esasen mülga KHK’da bulunan önceki düzenlemeden içerik bakımından da farklılık arz etmektedir. Mülga KHK m. 7/1-i hükmü “Sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesinin 1. Mükerrer 6. Maddesi bağlamındaki tanınmış markalar, marka olarak tescil edilemez” düzenlemesini içermekte iken, SMK m. 6/4 hükmü “Paris Sözleşmesinin 1. Mükerrer 6. Maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka tescil başvuruları, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

SMK hükmü ile Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markalara sağlanan koruma, Türkiye’de tescilli ve tanınmış olan markadan farklı olarak yalnızca aynı veya benzer mal veya hizmetlere ilişkindir. Eş değişle;

-Türkiye’de tanınmış tescilli markaların şartları mevcut ise farklı mal ve hizmetler bakımından da korunması mümkün iken,

-Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markalara farklı mal ve hizmetler bakımından koruma sağlanmamıştır.

SMK madde gerekçesinde AB mevzuatı ve uygulamaları paralelinde düzenleme yapıldığı işaret edilmişse de, SMK ile Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markalara farklı mal ve hizmetler yönünden koruma sağlanmamıştır. Oysa AB Tüzüğü’nün nispi red nedenlerini düzenleyen m. 8/5 hükmü, Paris Sözleşmesi anlamındaki tanınmış markaların da, Birlik içerisinde tanınmış markalar gibi farklı mal veya hizmetler bakımından da korunması gerektiğine işaret etmektedir. Aynı şekilde benzer bir düzenleme TRIPS m. 16/3 hükmünde de mevcuttur. Bu durum da da, SMK hükmünün AB mevzuatı paralelinde düzenlendiği söylemek pek mümkün değildir.

(5) Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hallerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hali saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

Tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız yarar sağlamaktan kast edilen tanınmış markanın tüketiciler nezdinde sahip olduğu olumlu imajın hukuka aykırı bir şekilde diğer markaya aktarılmasıdır. Bu yolla tanınmış markanın reklam değeri ve şöhretin imaj transferi yoluyla sömürülmekte, tescilli markanın itibarından dolayı haksız avantaj elde edilmektedir. 

Tanınmış markanın itibarına zarar verilmesi hali ise, doktrinde lekeleme olarak adlandırılmaktadır. Bu durumda marka itibarı zarar görecek şekilde küçültücü imaj zedeleyici bir mal ve hizmet için kullanılmaktadır.

SMK 2/c maddesinde sayılan tanınmış markadan haksız yararlanma halleri;

  • Somut her olayın özelliklerine
  • Ne kadar tanınmış olduğuna
  • Tanınmış markanın ayırt edicilik derecesinin ne derece yüksek olduğuna,
  • Her iki taraf ait markanın bire bir aynı olup olmamasına
  • Farklı sınıftaki mal ve hizmetin tanınmış markanın asıl olarak kullanıldığı sektör veya sektörlerden ne derece uzak yâda yakın, ne derece farklı olduğuna göre değerlendirilir.

HGK 02.04.2014 Tarih 656/427 sayılı kararına istinaden 556 s KHK 8/4 maddesindeki hallerin varlığı için;

  • Tanınmış markanın aynısı veya benzerinin
  • Farklı tür mal ve hizmetler üzerinde kullanılması nedeni ile
  • Söz konusu mal ve hizmetlerin ortalama tüketicinin bu marka ile tanınmış marka arasında bir bağlantı kurması ve
  • Bu bağlantının yaratacağı olumlu izlenim ve çağrışımla
  • Satın alma tercihlerine yön verilmesi suretiyle tanınmış markadan haksız yararlanma sonucuna yol açılması gerekir.

Mülga 556 s KHK düzenlemesinde başvuru sahibinin haklı sebep ileri sürebilme imkanı bulunmamaktaydı. Ancak; SMK 6/5’te tanınmış markanın tescili için başvuruda bulunmanın haklı sebepleri varsa, başvuru sahibine haklı sebepleri olduğunu ileri sürebilme imkanı tanınmıştır. SMK nın bu düzenlemesine istinaden başvuru sahibinin haklı sebepleri varsa tanınmış marka sahibinin itirazı reddedilecektir. Haklı sebep kavramı ve “haklı bir sebep olmaksızın” ibaresi mehaz AB mevzuatında; AB Tüzüğü m. 8/5 ve 9/1-c ile AB Direktifi m. 5/3-a ve 10/2-c kapsamında mevcuttur.

Tanınmış markadan haksız bir yararın sağlanmasına, markanın itibarının zedelenmesine veya ayırt edici karakterinin zedelenmesine neden olacak bir marka tescil başvuru yapan kişinin, nasıl bir haklı sebep iddiasına dayanabileceğini izah etmek zordur. Haklı sebebin mevcudiyeti somut olayın özelliklerine göre incelenmeli ve araştırılmalıdır.

(6) Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi halinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir.

556 s KHK’nin m. 8/5 düzenlemesine, SMK m. 6/6 hükmünde yer verilmiştir. 556 s KHK m. 8/5 hükmü ise “Tescil için başvurusu yapılmış markanın, başkasına ait ismi, fotoğrafı, telif hakkı veya herhangi bir sınai mülkiyet hakkını kapsaması halinde, hak sahibinin itirazı üzerine tescil başvurusu reddedilir.” şeklinde düzenlenmiştir. SMK m. 6/6  ya nispi ret nedeni olarak sayılan önceki haklar kapsamına ticaret unvanı da eklenmiştir.

Tescilli ticaret unvanına dayalı olarak marka tescil başvurusuna itiraz ediliyor ise, ticaret unvanına ait sicil kaydındaki faaliyet konuları ile tescil edilmek istenen markanın kapsayacağı mal ve/veya hizmet listesinin karşılaştırılarak, başvurunun mal ve/veya hizmet listesinin faaliyet konuları ile aynı veya benzer olup olmadığı incelenecektir. SMK m. 6/6 hükmüne göre; “Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi halinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir.”

(7) Ortak markanın veya garanti markasının yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren üç yıl içinde yapılan, ortak marka veya garanti markasıyla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki hak sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

Koruması sona ermiş olan ortak ve garanti markalarına dayalı nispi red nedeni düzenlemesi KHK m. 8/6 hükmünden SMK m. 6/7’ye aktarılmıştır. SMK m. 6/7 uyarınca, ortak markanın ve garanti markasının yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren üç yıl içinde yapılan, ortak marka ve garanti markasıyla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki hak sahibinin itirazı üzerine reddedilir. SMK düzenlemesi mülga KHK hükmünden farklı olarak ortak ve garanti markalarının yenilenmeme nedeniyle sona ermesi halinde bu nisbi red nedenine dayalı yayına itiraz yapılabileceğini düzenlemiştir. Mülga KHK m. 8/6 hükmünde ise herhangi bir sona erme nedenini zikredilmemiş ve sona erme sebebinin ne olduğu düzenlenmemiştir.

(8) Tescilli markanın yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren iki yıl içinde yapılan, bu markayla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki marka sahibinin itirazı üzerine bu iki yıllık süre içinde markanın kullanılmış olması şartıyla reddedilir.

SMK m. 6/8 kapsamında yenilenmeme nedeniyle koruma süresinin dolmasından itibaren iki yıl içerisinde yapılan aynı veya benzer marka başvurularına itiraz etme imkanı tanınmıştır. SMK m. 6/8 hükmü, KHK m. 8/7 hükmünün paralel düzenlemesidir. Ancak ilgili SMK düzenlemesi, bu nispi red sebebine dayalı itiraz hakkının kullanılabilmesini KHK’dan farklı olarak markanın bu iki yıllık süre içinde kullanılmış olması şartına bağlamıştır.

(9) Kötüniyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir.

Hukukumuzda özel düzenlemeler uyarınca markaların korunması bakımından tescil ilkesi benimsenmiştir. Bu bağlamda, marka hakkının doğumu tescil ile gerçekleşir. Marka hakkı mutlak hak niteliğindedir, ihlal edildiği takdirde herkese karşı ileri sürülebilir; ayrıca sahibine tekelci haklar sağlar. Sağlanan bu koruma, marka tescilli olduğu sürece devam eder. Kimi zaman kişiler, hakkı kazanmak bakımından şekli bir unsur olan tescil işlemini kötüniyetli olarak gerçekleştirip, hukuki düzenlemelerin sağladığı korumadan faydalanarak başkalarına zarar verebilirler. Temel bir hukuk ilkesi olan dürüstlük kuralı gereğince, kötüniyetli marka tescilinin himaye edilmesi düşünülemez. Nitekim, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de kötüniyetli tescil itiraz nedeni olarak düzenlenmiş, hükümsüzlük nedenleri arasında kötüniyetli tescil sayılmasa da, bu hususun hükümsüzlük nedeni teşkil ettiği öğreti ve yargı organlarınca benimsenmişti. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda ise, kötüniyetli tescil nispi ret ve hükümsüzlük nedeni olduğu açıkça düzenlenmiştir.

Marka kötüniyetli olarak tescil edildiği takdirde, tescilli olduğu süre içerisinde verilen zararların tazmin ettirilmesi hususunda, yargı organları tarafından uzunca bir süre markanın tescilli olması hukuka uygun kabul edilerek tazminat talepleri reddedilmiştir. Ancak, önce kötüniyetli tasarım tescili, daha sonra kötüniyetli marka tesciline ilişkin davalarda, Yargıtay tazminat taleplerini kabul ederek, gerek temel hukuk ilkelerine, gerekse de kanun hükümlerine aykırı olan önceki kararlarından vazgeçmiştir.

Markanın kötüniyetli tescil edildiği durumlarda, sağlanan marka korumasından faydalanılarak verilen zararlarda, markanın tescilli olması hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edilemez. Dürüstlük kuralına aykırı hareket eden bir kişinin, elde etmek istediği sonuç hukuk düzenince korunmayacaktır. Kötüniyetli marka tescili hükümsüzlük nedenidir ve verilen hükümsüzlük kararı geçmişe etkilidir. Geçmişe etkili olma kuralının istisnalarından biri, markanın tescilli olduğu dönemde kesinleşmiş ve uygulanmış tecavüz davası kararlarıdır. Ancak, bu istisnai durumda da marka sahibinin kötüniyetli davranışından kaynaklanan zararın tazmini talepleri saklı tutulmuştur. Tüm bu açıklanan sebeplerle, hakkında hükümsüzlük kararı verilen marka kötüniyetli olarak tescil edilmişse, tescilli olduğu dönemde verilen zararların tazmini gerekir. Bu kural, hükümsüzlük nedeni olarak yalnızca kötüniyetli marka tescilinin söz konusu olduğu durumlarda değil; herhangi bir hükümsüzlük nedeninin söz konusu olduğu, ancak marka sahibinin tescilde kötüniyetli olduğu tüm durumlarda uygulanabilir. Zarar gören kişiler tazminat taleplerini haksız fiil veya haksız rekabet hükümlerine dayandırabilirler.[iii] 

556 sayılı KHK döneminde de tescil başvurusunun kötüniyetli olduğu gerekçesiyle yayına itirazın yapılması mümkündür. Zira, 556 sayılı KHK’nın 35. Maddesi “tescil başvurusu yapılmış markanın 7 nci ve 8 inci madde hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ile başvurunun kötü niyetle yapıldığına ilişkin itirazların ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yayınından itibaren üç ay içerisinde yapılacağı” şeklinde düzenlenmişti ve bu düzenleme kötüniyetli başvurulara karşı yapılan yayına itirazlara kaynaklık etmekte idi. Aynı zamanda, kötü niyetli başvuru Yargıtay Genel Kurulu kararıyla da nispi tescil engeli olarak kabul edilmiştir. Ancak, SMK m. 6/9 düzenlemesi ile kötü niyetli marka başvurusunun hak sahibinin itirazı üzerine reddedileceği hususu ilk kez nispi red nedenleri arasında sayılmıştır.

Mehaz AB mevzuatında kötüniyetli başvuru, 2015/2436 sayılı AB Direktifi m.4/2 hükmünde mutlak tescil engeli ve hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmiştir.

[i] İlhan GÜNEŞ Marka Hukuk s 128 11 HD 07 10 2019 T 2018/4864 E 2019/6262 K

[ii] 11HD 20.09.2017 2016/1624-2017/4583

[iii] Kötüniyetli Marka Tesciline İlişkin Bir Yargıtay Kararı Üzerine …Araş Gör Aliye AKGÜN